商标法第十一条的解读及商标通用化预防
一、《商标法》第十一条规
下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
二、相关解释
商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。判断商标是否具有显著特征,应综合考虑构成商标的标志本身的含义、呼叫和外观构成,商标指定使用商品,商标指定使用商品的相关公众的认知习惯,商标指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素。
三、通用名称相关说明
1、定义
商品或服务的通用名称是指:在某一范围内法定或约定俗成,被普遍使用的某种商品或服务的名称。
2、种类
通用名称包括两类,即法定通用名称和约定俗成的通用名称。
(1)法定通用名称
法律规定或者国家标准、行业标准等规范性文件确定的通用名称。如:VCD、DVD等。
注册商标前,应仔细查阅与商品有关的国家标准、行业标准,看看商标名是否为通用名称。
(2)约定俗成的通用名称
即相关公众普遍认可和使用的通用名称。如:铁观音(茶名)、单车等。
被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称参考。但如果您不确定自己注册的商标名是否是通用名称,可以在注册商标前,咨询专业商标代理机构。
3、判定方法
(1)地域判定
约定俗成的通用名称一般以全国范围内公众的常识为判断标准。但由于历史文化传统、风土人情、地理环境等因素,在某个特定地域内形成的商品的通用称谓,也可以被认定为通用名称。
(2)时间判定
一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果商标在申请时不属于通用名称,但在核准注册时,已成为通用名称,则该商标属于通用名称。如果商标在申请时属于通用名称,但在核准注册时已不是通用名称,则可以注册成商标。
4、已沦为通用名称的商标举例
(1)优盘
2001年,深圳朗科公司成功注册“优盘”商标,并使用在移动存储产品上。2002年10月23日,华旗公司针对朗科公司注册的“优盘”商标,向原商标评审委员会提出撤销申请。2010年4月6日,商标评审委员会作出裁定,认定“优盘”商标为商品的通用名称,遂将该商标予以撤销注册。
(2)拉链
上世纪20年代,“拉链”商标曾为美国固特立公司持有,经社会长期普遍使用后被裁定为通用名称,不再是注册商标。
(3)热水瓶
热水瓶原为美国瑟毛斯公司的驰名商标,后来却沦为了通用名称。1956至1962年间,该公司虽向法院起诉,但法院仍认定Thermos已成为家喻户晓的商品通用名称,瑟毛斯公司不再享有Thermos的商标专用权。
5、如何避免商标沦为通用名称
沦为通用名称的商标是无法成功注册、维权的,可以从下面5点入手,避免商标沦为通用名称:
(1)注意宣传用语,时刻保持商标属性对商品进行广告宣传时,应避免用商标代替产品进行宣传。以美国强生公司为例,旗下“邦迪”商标因创可贴产品被消费者广泛接受而几乎成为创可贴的代名词。意识到问题后,强生把经典广告词“我爱上了‘邦迪’”改成了“我爱上了‘邦迪’商标”,以提醒大众“邦迪”的商标属性。
(2)使用时,增加描述词汇
在使用商标时,可在商标之后加上产品名称,比如:将“捷达”称为“捷达汽车”;将“Walkman”称为“Walkman音乐播放器”;将“中华”称为“中华牙膏”等。
(3)关注市场,及时维权
商标注册人除了规范自己的行为之外,也要密切关注市场,对于市场上侵犯自己注册商标的行为,要及时进行维权,禁止他人未经许可擅自使用自己的注册商标,避免注册商标因大量使用而成为商品通用名称的风险。
(4)注册防御商标,降低风险
商标注册人在品牌形成影响力后,应在同类或不同类产品上注册防御商标,以降低商标沦为商品通用名称的风险。这对于广告宣传投入量大、力求创立驰名品牌形象的商标注册人来说,具有实质性的战略意义。
(5)广而告之,媒体预警
在察觉到商标有可能沦为通用名称的风险的时候,商标注册人应通过广告或媒体向公众声明该商标的所有权。提醒他人:若不当使用,则是属于侵权行为。
上述观点为笔者根据《商标审查及审理标准》和其他现行法律法规对商标法第十一条的解读及商标通用化预防相关的见解,如有不当之处,欢迎批评指正。